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FAQ Propriété industrielle et intellectuelle - Marque

Dernière mise à jour: 2 mai 2020



MARQUE

PROTECTION D'UNE MARQUE JOUISSANT D'UNE RENOMMEEE

La directive 89/104 du 21/12/1988 (abrogée et remplacée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22/10/2008) rapprochant les législations des états membres sur les marques stipule, à l'article 5§2, qu'une marque enregistrée jouissant d'une renommée peut bénéficier d'une protection élargie à des produits ou des services non similaires. La portée de cette règle a été précisée par la Cour de Justice des Communautés Européennes à l'occasion d'un litige survenu en France entre General Motors Corporation et Yplon SA au sujet de la marque Chevy. Celle-ci est utilisée par GM pour désigner notamment des véhicules automobiles.Yplon est également titulaire de la marque Benelux Chevy pour des produits détergents. GM demande qu'il soit interdit à Yplon d'utiliser le signe Chevy pour des produits détergents ou de nettoyage car il y aurait dilution de sa propre marque et atteinte à la fonction publicitaire de la marque. Pour apprécier la renommée d'une marque, dit la Cour, il n'est pas nécessaire de faire référence à un pourcentage déterminé du public. Le degré de connaissance exigé est atteint quand la marque antérieure est connue d'une partie significative du public concerné par des produits ou des services revêtus de cette marque. Pour le déterminer, le juge doit prendre en considération différents éléments, tels la part de marché de la marque, l'intensité, l'étendue géographique, la durée de son usage, l'importance des investissements faits par l'entreprise pour la promotion de la marque. Sur le plan de l'étendue territoriale, il n'est pas nécessaire que la renommée de la marque existe sur tout le territoire de l'état : le fait qu'elle le soit dans une partie substancielle suffit. Lorsque la renommée de la marque a été ainsi établie, le juge doit rechercher si la deuxième condition exigée par l'article 5§2 pour que la protection de la marque joue est remplie. Cette condition est celle d'une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. Plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront grands, plus l'existence d'une atteinte sera facilement admise par le juge.

(arrêt du 14/09/1999, aff.C-375/97, bull.22/1999)

 

RISQUE DE CONFUSION

Le titulaire d'une marque possède un droit exclusif qui l'autorise à interdire à des tiers l'usage d'un signe qui comporte un risque de confusion avec sa marque. Deux conditions doivent être réunies, a estimé le juge communautaire. La première est que la marque ait un caractère distinctif particulier intrinsèquement ou grâce à sa notoriété auprès du public. La seconde est que le signe dont le tiers fait usage dans la vie des affaires, se rapporte à des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marques est enregistrée et qu'il ressemble tellement à la marque qu'il puisse lui être associé dans l'esprit du public. Telle a été la solution donnée à un litige opposant la société Adidas à une société néerlandaise, Marca Mode, à propos de l'utilisation par celle-ci d'un signe graphique constitué de trois bandes noires verticales parallèles proche des célèbres trois bandes parallèles qui constituent la marque Adidas.

(arrêt du 22/06/2000, aff.C-425/98, bull.19/2000)

 

RISQUE DE CONFSION EN RAISON D'UNE SIMILITUDE AUDITIVE 

Un fabricant de chaussures allemand, la Lloyd Schufabrik Meyer,commercialise celles-ci sous la marque Lloyd depuis 1927. La société Klijsen, elle aussi fabricante de chaussures, les distribue sous la marque Loint's en Allemagne et aux Pays-Bas depuis 1970. Invoquant la protection de la directive 89/104, Lloyd demande qu'il soit interdit à Klijsen de vendre en Allemagne des chaussures et des produits de la chaussure sous la marque Loint's, au motif qu'il y a risque de confusion avec sa propre marque. Après avoir rappelé quel sens donner à la notion de marque jouissant d'une renommée et comment en apprécier le caractère distinctif (cf :question précédente), la Cour de Justice des Communautés Européennes conclue que le degré de similitude entre des marques s'apprécie au regard de ressemblances visuelles, auditives et conceptuelles. L'importance à accorder à ces différents éléments doit être modulée en fonction de la catégorie des produits en cause et des conditions dans lesquelles ils sont mis en vente.

(arrêt du 22/06/1999, aff.C-342/97, bull.18/1999)

 

EPUISEMENT DU DROIT DU TITULAIRE DE LA MARQUE

La société Sebago qui commercialise des chaussures sous cette marque et son distributeur exclusif pour le Benelux sont en litige avec la société GB Unic qui a commercialisé dans le Benelux des chaussures de marque Sebago sans consentement de celle-ci. L'affaire vient devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes que l'épuisement des droits conférés par la marque n'a lieu que si les produits ont été commercialiés dans la Communauté, car la directive 89/104 du 21/12/1988 n'autorise pas les états à prévoir dans leurs législations que l'épuisement des droits interviendra en cas de commercialisation dans des pays non membres de la Communauté (ou de l'Espace Economique Européen). Ce préalable posé, le juge communautaire poursuit son raisonnement en observant que les droits conférés par la marque ne sont épuisés que pour les exemplaires du produit ayant été mis en vente avec le consentement du titulaire. En ce qui concerne les exemplaires commercialisés sans ce consentement, le titulaire peut interdire l'usage de la marque en vertu des dispositions de la directive. Par ailleurs,la commercialisation en dehors du territoire européen n'épuise pas le droit du titulaire de la marque de s'opposer à l'importation de ces produits quand il n'y a pas consenti.

(arrêt du 01/07/1999, aff.C-173/98, bull.19/1999)

 

EPUISEMENT DU DROIT DU TITULAIRE DE LA MARQUE: IMPORTATION PARALLELE

Le titulaire d'une marque peut-il s'opposer à ce qu'un importateur parallèle remplace la marque utilisée par le titulaire dans l'état d'exportation par celle utilisée par le titulaire dans l'état d'importation ? Interrogée sur ce point, la Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que la faculté qu'a le titulaire de la marque de s'opposer à ce qu'un importateur parallèle remplace la marque originaire par une marque différente est considérée comme justifiée au regard de la protection de la propriété industrielle (article 30 -ex 36- du traité CE). Mais il faut cependant qu'il n'en résulte pas un cloisonnement artificiel des marchés entre états membres. Cette exigence suppose que le juge recherche, dans chaque cas concret, si la commercialisation des produits nécessitait que l'importateur parallèle emploie la marque utilisée dans l'état d'importation. Notamment, la condition de nécessité sera considérée comme remplie si l'interdiction faite à l'importateur de remplacer la marque fait obstacle à son accès effectif aux marchés de l 'état membre d'importation. Il en est ainsi si des règles ou des pratiques dans l'état d'importation entravant la commercialisation du produit en cause sur le marché de cet état sous la marque qu'il porte dans l'état d'exportation. On peut citer, par exemple, une règle qui interdit l'utilisation dans l'état d'importation de la marque utilisée dans l'état d'exportation car elle pourrait induire les consommateurs en erreur.

(arrêt du 12/10/1999, aff.C-379/97, bull.26/1999)

 

EPUISEMENT DES DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE

La société BMW, titulaire de cette marque, dénonce une atteinte à son droit par un garagiste néerlandais qui fait de la publicité dans des annonces de type " réparation et entretien de BMW " ou " spécialisé en BMW". La Cour de Justice des Communautés Européennes récuse la prétention de BMW. L'article 7 de la directive 89/104 qui pose le principe de l'épuisement des droits du titulaire de la marque pour les produits mis en vente dans la Communauté par lui ou avec son consentement ne prévoit d'exception à ce principe que lorsqu'il existe des motifs légitimes à l'interdiction de l'utilisation de la marque par un tiers. En l'espèce, BMW ne peut interdire à un tiers de faire usage de sa marque pour annoncer au public qu'il est spécialisé dans la vente et l'entretien de voitures d'occasion BMW si la publicité concerne des voitures ayant été mises sur le marché communautaire sous cette marque par la société BMW ou avec son consentement. Il n'apparaît pas, en effet, qu'il existe des motifs légitimes d'interdiction, puisque la marque n'est pas utilisée de manière à faire croire au public qu'il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et à en tirer indûment profit. Le simple fait que le garagiste revendeur tire un avantage de l'usage de la marque en ce qu'elle confère à son activité une aura de qualité, ne constitue pas un motif légitime en lui-même. L'usage de la marque est ici informatif : il serait impossible au garagiste mis en cause d'informer ses clients de son domaine de spécialisation sans faire mention de BMW.

(arrêt du 23/02/1999, aff.C-63/97, bull.05/1999)

 

UN CONSENTEMENT IMPLICITE A L'UTILISATION DE LA MARQUE SUFFIT-IL?

Oui, mais à condition qu'il soit certain, ainsi que l'a précisé la CJCE dans un arrêt du 20/11/2001. Une des affaires jointes portées devant elle mettait aux prises la société Levi-Strauss titulaire des marques " Levis " et " 501 " enregistrées au Royaume-Uni et les sociétés Tesco et Costco. Ces dernières avaient acheté des jeans Levi's 501 à des fournisseurs qui les importaient dans l'Union à partir de pays tiers et les avaient commercialisés au Royaume-Uni. Levis Strauss les avait alors traduites en justice en invoquant une violation des droits liés à l'enregistrement de sa marque. Tesco et Costco se défendaient en arguant de l'épuisement de ces droits, règle qui interdit au titulaire de la marque d'invoquer le droit exclusif qu'il tire de cette marque lorsque les produits qui en sont revêtus ont été mis dans le commerce dans l'Union (ou l'EEE) par le titulaire ou avec son consentement. La question qui se posait était de savoir quel sens donner à la notion de consentement . La Cour observe que compte tenu des implications de la disparition du droit exclusif, le consentement ne doit pas être interprété de manière trop extensive. Par conséquent, si un consentement implicite peut être retenu, il doit révéler une renonciation non équivoque du titulaire à son droit. Dans le cas où le seul élément pouvant conduire à conclure à l'accord du titulaire de la marque est le silence de celui-ci , il appartient à celui qui invoque l'existence du consentement d'en apporter la preuve. Un simple silence ne suffit donc pas à établir le consentement.

(CJCE, arrêt du 20/11/2001, aff.jtes C-414/99, C-415/99 et C-416/99 Zino Davidoff SA/A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co, Levi Strauss (UK) Ltd/ Tesco Stores, Tesco plc et Costco Wholesale UK Ltd )

 

MARQUE DE L'UNION EUROPEENNE

 

QU'EST CE LA MARQUE COMMUNAUTAIRE?

D'abord appelée marque communautaire, la marque de l'Union européenne est actuellement régie par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017

Ce texte permet aux entreprises d'acquérir selon une procédure unique des marques communautaires qui vont bénéficier d'une protection uniforme et produire leurs effets sur tout le territoire de l'Union européenne. Qu'il s'agisse de l'enregistrement ou de modifications ultérieures (transfert, renonciation, décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, interdiction de l'usage de la marque), ils se répercuteront dans tous les pays membres. Il faut observer que le droit communautaire des marques ne remplace pas les droits nationaux en se substituant à eux, puisque les marques nationales restent nécessaires pour les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques au niveau communautaire. La marque doit faire l'objet d'une demande d'enregistrement devant un organisme créé à cet effet : l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) dont le siège est à Alicante, en Espagne. Il est également possible de déposer déposer une demande de marque communautaire auprè du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

 

POURQUOI DEPOSER UNE MARQUE DE l’UNION EUROPEENNE ?
 

Les entreprises ont intérêt à déposer une marque de l’Union européenne, car le système d'enregistrement unique leur apporte, outre l'élargissement du champ géographique de la protection de la marque, une simplification et une réduction des formalités administratives et des coûts, ainsi qu'une meilleure protection contre la contrefaçon : en cas de litige, l'entreprise victime de la contrefaçon n'a, en effet, à intenter une action que devant un seul tribunal national. La décision rendue par celui-ci vaudra dans tous les pays de l'Union.

QUELS SONT LES EFFETS DE LA MARQUE?

Le titulaire de la marque dispose de droits exclusifs sur tout le territoire de l’Union européenne. Il peut interdire à des tiers d'utiliser à des fins commerciales sans son consentement des signes identiques ou similaires ou susceptibles de créer une confusion dans l'esprit du public. Le titulaire d'une marque peut aussi s'opposer à l'usage d'un signe identique ou similaire pour des produits ou des services qui ne sont pas les mêmes que ceux couverts par la marque lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l’UE et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice. Le droit du titulaire de la marque connaît cependant des limites. Par exemple, il ne lui est pas possible d'interdire à un tiers d'user de sa marque quand cela lui est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service (accessoire ou pièce détachée, en particulier) à condition que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De même, le titulaire ne peut pas empêcher l'usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’UE sous cette marque par lui-même ou avec son consentement (épuisement des droits).
 

QUELLES SONT LES LIMITES AUX DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE?

Le titulaire d’une marque de l’UE ne peut pas interdire ne peut interdire l’usage de certains éléments y compris dans un but commercial :

  •     le nom ou l’adresse du titulaire;
  •     les indications relatives aux caractéristiques des produits ou services (qualité, quantité…)
  •     la marque s’il est nécessaire d’indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.


QUELLE EST LA DUREE DE VALIDITE DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE?

La durée de l'enregistrement est de dix ans, à compter de la date de dépôt de la demande, avec possibilité de renouvellement par périodes de dix ans.
Mais le non usage sérieux pendant cinq ans ou l'absence d'usage peut être sanctionné par la déchéance, sauf juste motif pour le non usage. Il en est de même si la marque est devenue la désignation usuelle d’un produit ou d’un service ou encore si la marque peut induire le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
 

QUELLES CONDITIONS POUR L'ENREGISTREMENT COMME MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE?

Selon l'article 4 du règlement, les signes susceptibles de constituer une marque communautaire sont ceux qui peuvent faire l'objet d'une représentation graphique (mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, les sons). Encore faut-il que ces signes permettent effectivement de distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il faut aussi qu’ils puissent être représentés dans le registre des marques de l'Union européenne d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l'objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
L'absence de caractère distinctif est un motif absolu de refus d'enregistrement (article 7). D'autres motifs absolus de refus existent. Ils concernent, par exemple, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications « devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce », les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les marques qui sont de nature à tromper le public, etc… Les décisions de refus d'enregistrement peuvent être contestées dans un délai de deux mois devant l'Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle. Si l'instance qui a pris la décision de refus maintient sa position, il y saisine de la chambre de recours, la décision de celle-ci étant elle-même susceptible d'être contestée devant le Tribunal de l’Union européenne.

 

MARQUE COMMUNAUTAIRE, ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF

Une société s'est vue refuser l'enregistrement comme marque communautaire du vocable " Companyline " pour des services d'assurances et affaires financières. Elle invoque une violation du règlement 40/94 sur la marque communautaire. L'affaire est l'occasion pour le tribunal de première instance de rappeler les conditions pour qu'un enregistrement comme marque communautaire puisse avoir lieu. Pour qu'un signe puisse être une marque communautaire, il faut qu'il permette de distinguer les produits d'une entreprise de ceux de même type d'une autre entreprise. Or, remarque le tribunal, ce n'est pas le cas en l'espèce. Le signe est composé seulement de deux termes accolés, " company " et " line ", d'usage courant dans les pays anglo-saxons. S'ils évoquent des produits ou des services à destination des entreprises, rien ne permet de leur conférer un caractère distinctif, faute de se voir adjoindre une modification soit graphique, soit sémantique qui permettrait de les caractériser davantage. Le fait que le terme " companyline " n'existe pas en tant que tel dans les dictionnaires ne change rien au constat. De plus, le tribunal précise la portée des motifs de refus d'enregistrement. Le fait que ces motifs s'avèrent justifiés uniquement dans une partie de la Communauté suffit à légitimer le refus d'enregistrement : dès lors que que le vocable " companyline " ne peut être protégé, faute d'être suffisamment distinctif, dans les pays de langue anglaise, l'impossibilité s'étend à tous les pays membres de l'Union européenne.

(arrêt du 12/01/2000, aff.T.19/99, bull 1/00)

 

ABSENCE DE CARACTERE DISTINCTIF

Une société se voit refuser l'enregistrement en tant que marque du vocable " electronica " constitué par une police de caractère particulière (helvetica). Le juge communautaire confirme ce refus en notant que l'utilisation d'une telle police n'apporte aucun élément de nature figurative ou autre qui puisse distinguer le vocable " electronica " d'une simple marque verbale. Dès lors, la marque est exclusivement constituée par le vocable. Or, celui-ci décrit une caractéristique essentielle de certains produits et services, dans les langues espagnole et portugaise, qui permet de les désigner et non de les rattacher à une entreprise particulière.

(arrêt du 05/12/2000, aff.C-32/2000, Bull.33/2000)

 

MARQUE COMMUNAUTAIRE: EXAMEN DES MOTIFS DE REFUS

Les motifs de refus d'enregistrement d'une marque comme marque communautaire sont contrôlés par le Tribunal de première instance à qui un postulant dont la demande a été rejetée peut s'adresser pour faire annuler la décision de la chambre de recours de l'Office d'harmonisation. Dans une affaire jugée en avril 2001, le Tribunal annule la décision de la chambre en observant que l'examen du caractère distinctif de la marque a été incomplet. L'absence de caractère distinctif invoqué à l'appui du refus ne saurait résulter, dit le tribunal, de la seule constatation de ce que le signe manque de surcroît de fantaisie ou n'a pas un aspect inhabituel ou frappant, comme l'a fait la Chambre de recours. Il faut aussi rechercher si le signe ne permet pas de distinguer les produits qu'il désigne d'autres produits aux yeux des consommateurs ciblés. En l'absence de cet examen concret, le refus de marque est annulé par le Tribunal.

(TPI, arrêt du 05/04/2001, aff.T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(OHMI))

 

COMMENT S’APPRECIE LE CARACTERE DISTINCTIF D’UNE MARQUE ?

Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises. Par conséquent, il s’apprécie par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé mais aussi par rapport à la perception qu’en a le « public pertinent ». Cette notion de « public pertinent » correspond au consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. A cette notion s’ajoute un critère de « niveau d’attention » du consommateur, c’est-à-dire l’attention plus ou moins grande qu’il porte au produit dans sa décision d’achat. Par exemple, pour des produits alimentaires de consommation courante qui s’adressent à tous, dont l’achat n’est pas précédé d’une longue période de réflexion, le fait que le consommateur moyen les choisit en fonction de ses goûts et de ses préférences n’est pas de nature à lui conférer un niveau d’attention élevé lors de l’achat.

Arrêt du 25 septembre 2014, aff. T-474/12Giorgis / OHMI - Comigel

 

 

 

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  • Conclusions des avocats généraux

 

 

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